Contraffazione per equivalente: i criteri della Corte di Cassazione

Con ordinanza n. 2977 pubblicata il 7 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha effettuato una dettagliata ricostruzione dei criteri utili alla valutazione della contraffazione per equivalente.
La decisione è intervenuta a valle di un procedimento incardinato da una società titolare di un brevetto italiano dal titolo “Processo e impianto per l’estrazione e concentrazione del tannino da legno e altri prodotti naturali” e di una domanda di brevetto europeo relativa al medesimo trovato.
La principale innovazione attiene al fatto che la Cassazione abbia scelto di indagare la contraffazione applicando il criterio di matrice tedesca che “considera come sintomo della contraffazione per equivalenti l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, avuto riguardo alle conoscenze medie del tecnico del settore”. Non rileverebbe quindi “la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.

Marchio patronimico e diritto al nome: la lettura del Tribunale di Roma

Con ordinanza del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Roma si è pronunciato nell’ambito di un procedimento cautelare tra la titolare e la licenziataria dei celebri marchi denominativi “Sorbillo”, “Pizzeria Sorbillo”, “Gino Sorbillo”, nonchè del marchio figurativo “Pizzeria Sorbillo dal 1935 Unica Sede”.
In particolare, il giudicante ha stabilito che “Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo […] non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi”.

Commette violazione di marchio il mero detentore di merce contraffatta?

Con sentenza del 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella causa C-567/18) si è espressa su nell’ambito del procedimento coinvolgente la società Coty (titolare del marchio registrato Davidoff) e due società del gruppo Amazon, in merito alla possibilità di ritenere che un soggetto che conservi nel proprio magazzino, per conto di un terzo, prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, ponga in essere un atto di “uso” del marchio – consistente nello “stoccaggio” di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio degli stessi – vietato ai sensi della normativa unitaria, ed in particolare nel caso in cui solo il terzo intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti.
La CGUE ha dunque affermato che “affinché il magazzinaggio di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come «uso» di tali segni, occorre pure […] che l’operatore economico che effettua tale magazzinaggio persegua in prima persona le finalità cui si riferiscono tali disposizioni, che consistono nell’offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio” e, quindi, che laddove le società che hanno eseguito lo stoccaggio “non abbiano esse stesse offerto in vendita i prodotti di cui trattasi né li abbiano immessi in commercio, […] esse non fanno, di per sé, uso del segno nell’ambito della loro comunicazione commerciale”.

WIPO: Cina al primo posto per domande di brevetto internazionali

WIPO ha pubblicato i dati relativi ai servizi resi nel corso del 2019 in ordine alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Con 58.990 domande presentate nel 2019 tramite il sistema WIPO Patent Cooperation Agreement (PCT), la Cina ha posto fine al dominio degli Stati Uniti (57.840 domande nel 2019) come principale utente del sistema PCT (posizione stabilmente detenuta dagli USA sin dal 1978).
Le domande di brevetto internazionali depositate tramite PCT sono cresciute del 5,2% (265.800 domande) nel 2019, mentre le domande di marchi internazionali tramite il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi sono aumentate del 5,7% (64.400 domande).